DA IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS EM CESSÃO DE USO DE MARCAS E SINAIS DE PROPAGANDA E NO CONTRATO LOCATÍCIO DE CESSÃO DE USO DE MARCAS

Larissa Ferreira da Silva Santos[1]


O presente artigo tem por objetivo analisar a legalidade ou a ilegalidade nos casos que há o reconhecimento pela autoridade fiscal da incidência de Impostos Sobre Serviços – ISS em casos de cessão de uso de marcas e sinas de propaganda.

O tema é importante tendo em vista as posições reiteradas do fisco que interpretam a regra de incidência no sentido de exigir ISS nas operações de cessão para uso de marcas.

O interesse pelo tema surgiu a partir de estudo em caso concreto de um auto de infração exarado pelo município de São Paulo.

A empresa no primeiro momento teve liminar deferida em sede de agravo de instrumento, mas o mandado de segurança foi denegado.

O município defendeu que a Constituição Federal em seu artigo 156, III, assegura o direito aos Municípios de instituírem imposto sobre ‘serviços de qualquer natureza’, com as ressalvas lá determinadas, de modo que o ISS pode abranger toda atividade material e imaterial, braçal ou intelectual, acessível a leigos ou privativos de técnicos, desde que exercida com finalidade econômica, e não sujeita a imposto dos demais entes da Federação.

Defendeu também que as atividades desempenhadas pela empresa caracterizam indubitavelmente como serviços, os quais são enquadráveis na lista de serviços anexa à Lei Municipal 13.701/03 e, por este fato, é devido ISS das operações por elas realizadas.

Entretanto, em segunda instância a empresa teve a sentença reformada e conseguiu contornar a situação jurídica ao insistir que celebrou os contratos com pessoas jurídicas distintas, dois negócios jurídicos, onerosos, representados por meio de Contratos, sendo eles de Cessão e Transferência de Marca e outro Locatício de Cessão de Uso de Marca sem qualquer uso mão de obra ou prestação de serviço, que justificasse a alegação da fiscalização que houve a incidência do ISS em referidas operações [1]

Em relação ao tema, o artigo 156, inciso III, da Constituição Federal, criou a competência dos Municípios para instituir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, cabendo à lei complementar definir quais os serviços abrangidos pela sua incidência.

Ou seja, conforme a Lei Complementar Federal nº 116/2003 a cessão de direito de uso de marcas foi prevista como atividade tributável pelo ISS, entretanto verifica-se que no caso concreto a cessão de direitos não envolve a prestação de serviços, o que é exigido pela Constituição Federal de 1988 para a incidência do ISS.

Insta salientar que, o E. Órgão Especial da Corte de São Paulo já havia reconhecido, assim como em outros precedentes, a inconstitucionalidade da incidência do ISS sobre a cessão do direito de uso de marcas, ao analisar a lista anexa à Lei Complementar nº 10.701/2003, do Município de São Paulo[2]:

No caso da empresa, ficou comprovado que o contrato foi celebrado com outras pessoas jurídicas com o objeto de cessão de direitos e não a prestação de serviços, o que afasta a incidência do ISS.

Diante dos fatos, fica demonstrado que a cessão de direito de uso de marcas e patentes não se enquadra na materialidade do imposto municipal, tendo em vista não se tratar de uma prestação de serviço, ou seja, não há contratação de empresa prestadora para desenvolver referida atividade, que demande de mão de obra, esforço humano, para que assim o tomador tenha a obrigação de remunerá-la pelo serviço prestado, restando caracterizada uma obrigação de fazer.

O contrato de cessão, apesar de muitas vezes envolver obrigações de fazer, estas tidas por acessórias, não se sobressaem sobre o objeto principal do contrato, que é a cessão do direito de uso da marca.

 Assim, a cessão do direito de uso da marca não se confunde com a atividade de prestar serviços, que se qualifica pela atuação do prestador em favor do tomador, objetivando especificamente o desenvolvimento de uma atividade certa para o contratante, ou seja, uma obrigação de fazer.


[1] Advogada. Pós-Graduada em Direito Administrativo. Atuante no Escritório Farag, Ferreira & Vieira Advogadas & Advogados.

[1] EMENTA TRIBUTÁRIO APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA ISS MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que denegou a ordem. Apelo da impetrante. INCIDÊNCIA DO ISS O fato gerador do ISS é a prestação de serviço, mas essa prestação tem que ser derivada da obrigação de fazer, ou seja, ato ou efeito de prestar o serviço que resulta na produção de um bem econômico de natureza imaterial – CESSÃO DO DIREITO DE USO E TRANSFERÊNCIA DE MARCAS – Contratos cujo cerne é a cessão de direitos e não serviços, sendo inconstitucional a incidência de ISS nesse tipo de relação, como já decidiu o E. Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Precedentes desta C. Câmara. Sentença reformada Recurso provido.

[2] Visto. Arguição de inconstitucionalidade – Definição de serviço constante de listas anexas às L. C. ns. 116/03 e 13.701/03 que prevêem incidência de ISS na cessão do direito de uso de marcas – Fato que não configura prestação de serviço – Ofensa aos artigos 154,1, e 156, II, CF – Incidente julgado procedente. (TJSP, Arguição de Inconstitucionalidade 0015571-31.2011.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Corrêa Vianna, j. 04/05/2011, V.U.) (grifo nos.s/~^M}                                                                                                                                                                                        z\ao)

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